Данный Закон внес изменения в Гражданский кодекс, Кодекс об административных правонарушениях, Налоговый кодекс, законы об авторском праве и смежных правах, об охране селекционных достижений, Патентный закон, о товарных знаках, а также в некоторые другие акты.

Несколько раньше, с 1 января 2018 года вступил в силу новый Налоговый Кодекс, в котором также затронуты некоторые вопросы интеллектуальной собственности (ИС).

Остановимся на самых существенных изменениях законодательства в сфере охраны и защиты товарных знаков (ТЗ).

В целом они позитивны, но некоторые аспекты защиты прав, на наш взгляд, весьма спорны и требуют доработки.

1. Изменилась система регистрации товарного знака - двухуровневая система (ранее экспертиза проводилась НИИС, а утверждение решения и регистрация знака осуществлялись департаментом  интеллектуальной собственности Министерства юстиции РК) сменилась одноуровневой, и теперь весь процесс регистрации ТЗ от подачи до регистрации будет осуществляться только РГП «НИИС».

2. Сокращены сроки проведения экспертизы заявки на товарный знак: предварительная экспертиза должна проводиться в течение 10 рабочих дней вместо одного месяца и полная экспертиза - семь месяцев вместо девяти. Полагаем, что с сокращением сроков экспертизы сократятся и общие сроки регистрации товарного знака с 12 месяцев до девяти.

3. Сведения о поданных заявках теперь будут публиковаться. Это представляется нам чрезвычайно важным, поскольку данное новшество позволит владельцам товарных знаков самим следить за тем, какие заявки поданы и, например, своевременно ходатайствовать о недопущении регистрации сходных знаков, а также позволит заявителям информировать со ссылкой на официальные публикации о приоритете поданных заявок для исключения использования тождественных или сходных обозначений третьими лицами.

4. Сокращены сроки регистрации передачи прав (уступки, предоставления лицензии), залога прав - 10 рабочих дней вместо двух месяцев.

Определен срок действия лицензии, и если в договоре он не указан, то по умолчанию устанавливается равным пяти годам, при этом срок не может превышать срок действия товарного знака.

Законодательно определен срок рассмотрения заявления по прекращению или аннулированию договора на основании решения суда, теперь оно происходит в течение одного дня.

5. Внесена поправка по аннулированию знака в связи с неиспользованием. Если ранее предусматривалась возможность аннулирования знака в связи с неиспользованием в течение трех лет с даты регистрации или с даты, предшествующей подаче возражения, то в настоящее время заинтересованное лицо может оспорить регистрацию по причине неиспользования знака только в течение трех лет, предшествующих дате подачи возражения.

При этом споры по неиспользованию товарного знака подлежат рассмотрению в суде, а ранее они рассматривались в апелляционном совете Министерства юстиции РК.

6. Дополнены основания для признания регистрации ТЗ недействительной:

(1) если регистрация произведена на имя представителя того, кто является владельцем тождественного или сходного до степени смешения товарного знака в одной из стран-участниц Парижской конвенции по охране промышленной собственности, без разрешения последнего;

(2) если товарный знак является тождественным или сходным до степени смешения в отношении однородных товаров или услуг с фирменным наименованием другого лица, исключительное право на которое в Республике Казахстан возникло ранее даты приоритета товарного знака.

Такие споры подлежат обязательному предварительному рассмотрению в досудебном порядке в апелляционном совете.

7. Заключение и регистрация лицензионного/сублицензионного договора позволяют относить на вычеты, некоторые связанные с продвижением товара расходы.

Налогоплательщик, имеющий право на производство и (или) реализацию товара, содержащего товарный знак, используемый на основании зарегистрированного лицензионного или сублицензионного договора, относит на вычеты расходы по деятельности, направленной на поддержание и (или) увеличение объемов продаж такого товара, независимо от наличия права собственности на него.

Это означает, что расходы, например, на маркетинговую и рекламную деятельность товаров, содержащих товарные знаки, используемые по лицензионному договору, могут быть отнесены на вычеты при определении налогооблагаемого дохода, если такая деятельность была осуществлена в связи с реализацией таких товаров.

Как мы понимаем, лицензиат, например, еще не купив, а только намереваясь купить товар, уже может планировать отнесение расходов на вычеты, а также после продажи этих товаров своим дистрибьюторам отнести на вычеты расходы с продолжающейся рекламой этих товаров.

8. Определен термин «контрафактные товар и его упаковка». Признаются контрафактными товар и его упаковка, на которых размещены без согласия правообладателя товарный знак или обозначение, сходное с ним до степени смешения.

Контрафактные товары и их упаковки, а также орудие, оборудование или иные средства и материалы, использованные для их изготовления, подлежат изъятию из оборота и уничтожению за счет нарушителя на основании вступившего в законную силу решения суда.

При этом предусматривается исключение: если введение контрафактных товаров необходимо в общественных интересах и не нарушает требований законодательства Республики Казахстан о защите прав потребителей, при условии удаления с товара и его упаковки незаконно используемого товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения.

9. Введена компенсация как еще одна мера возмещения убытков владельца ТЗ. Владелец товарного знака вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации. Размер компенсации не определен и подлежит определению судом, исходя из характера нарушения, рыночной стоимости однородных (оригинальных) товаров, на которых товарный знак или обозначение, сходное с ним до степени смешения, размещены с согласия владельца.

Отсутствие рамок, определяющих минимальный и максимальный размеры компенсации, позволяет суду более гибко определять размер компенсации, но в то же время сближает понятие компенсации с возмещением убытков, поскольку владелец ТЗ, по-видимому, должен будет детально обосновывать размеры компенсации, приводить расчеты, как и в случае расчета убытков.

10. Административная ответственность за параллельный импорт и продажу параллельно импортированных товаров упразднена.

В случае приостановления таможенными органами параллельного импорта правообладатель должен обращаться за защитой прав в суд в гражданском порядке, а не в таможенный орган для возбуждения дела об административном правонарушении, как это было ранее.

Споры, связанные с реализацией параллельно импортированных товаров уже на внутреннем рынке, также будут рассматриваться только в гражданском порядке. В связи с этим, полагаем, увеличится нагрузка на гражданские суды, а процесс рассмотрения таких споров потребует больших затрат денег и времени.

11. Спорная подсудность. Несмотря на то, что законодательство предусматривает и административную, и уголовную ответственность за незаконное использование товарного знака, Гражданский Кодекс и закон о товарных знаках устанавливают, что споры, связанные с определением правомерности использования товарного знак или обозначения, сходного с ним до степени смешения, или общеизвестного товарного знака, подлежат рассмотрению только в гражданском процессе.